Sentencia Amparo Directo Tema: La quejosa PROCESAR es dueña de las marcas registradas y vigentes "SIRI (y diseño)", "S.I.R.I." y "SIRI SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN". En cambio APPLE INC. solicitó el registro de la marca "APPLE SIRI"; registro que le fue negado, pero en la sentencia reclamada la sala declaró su nulidad. Los dos primeros conceptos de violación se estiman fundados. Ello es así, porque la sala responsable declaró la nulidad del acto impugnado por no actualizarse la prohibición que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, considerando que el signo marcario es suficientemente distintivo en su aspecto fonético con las marcas registradas, pero únicamente examinó la pronunciación de las palabras a través de las sílabas, golpes de voz, vocales y consonantes que las conforman, sin mayor análisis de los demás aspectos que definen y protegen a las marcas existentes, en términos de la legislación aplicable y los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación, de ahí que su análisis fue limitado, sobre todo porque el signo marcario y las marcas preexistentes amparan productos y servicios en la clase 09 internacional, a saber: aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos, entre otros.

AMPARO DIRECTO: D.A.-533/2015. QUEJOSA: ************************************************* *. MAGISTRADO: ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ. SECRETARIO: VALENTÍN OMAR GONZÁLEZ MÉNDEZ. Ciudad de México. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. V I S T O S Y R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes de las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ******************************, apoderado de **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y respecto del acto que a continuación se transcribe: - 2 - D.A.-533/2015. "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: - - - La H. SALA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. - - - IV.- ACTO RECLAMADO: - - - La sentencia definitiva de fecha veintitrés de junio de dos mil quince, dictada por la H. Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el juicio de nulidad identificado con el número de expediente **********, con base en la cual se declaró la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de folio ********** […]" SEGUNDO. Acto reclamado. La sentencia que se reclama concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "I.- La parte actora probó los extremos de su pretensión, en consecuencia; - - - II.- Se declara la nulidad de la resolución impugnada, señalada en el Resultando 1° del presente fallo, en atención a los razonamientos expuestos en el considerando tercero y para el efecto señalado en la última parte del mismo. - - -III.- NOTIFÍQUESE." (fojas 302 a 316 de autos). TERCERO. Preceptos constitucionales violados y tercero interesado. En la demanda de amparo la quejosa estimó violados los artículos 1°, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Federal y señaló como tercero interesado a la sociedad denominada **********. - 3 - D.A.-533/2015. CUARTO. Informe justificado. Por oficio **********, de veintiuno de agosto de dos mil quince, el magistrado presidente de la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con su informe justificado, remitió los autos del juicio de nulidad **********, recibido en este órgano jurisdiccional el veinticuatro de ese mes y año. QUINTO. Radicación. El asunto se radicó en este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el número D.A.-****************************************. En proveído de Presidencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda; se reconoció el carácter de terceros interesados a la Coordinadora Departamental de Examen de Marcas 'B' del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y a **********; y en razón a que el asunto se encontraba relacionado con la revisión fiscal R.F.-**********, se reservó turnar el expediente de amparo hasta que el pleno de este órgano colegiado se pronunciara sobre la admisión de ese medio de defensa. Se dio vista al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción por oficio ************************************************************, sin que formulara alegatos. SEXTO. Alegatos y turno En acuerdos de Presidencia de veintiocho y treinta de septiembre de dos mil quince, se tuvieron por formulados los alegatos del Coordinador Departamental de Amparos adscrito a la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en representación de la Coordinación Departamental de Examen - 4 - D.A.-533/2015. de Marcas 'B' y **********, de los que se dijo serían considerados llegando el momento procesal oportuno, de resultar procedentes. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó turnar el expediente al secretario en funciones de magistrado Gustavo Naranjo Espinosa para la formulación del proyecto respectivo. Posteriormente, en proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con motivo del oficio SEADS/1198/2015 de veinticinco de noviembre de dos mil quince, suscrito por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que informa la comisión temporal del Magistrado Alejandro Sergio González Bernabé a partir del uno de enero del citado año; atento a lo anterior, se returnó el asunto a la ponencia del Magistrado antes mencionado. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este tribunal colegiado tiene competencia para conocer del presente juicio y la vía elegida es correcta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción II, 34, 170, fracción I y 174 de la Ley de Amparo vigente; así como 37, fracción I, inciso b) y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por reclamarse una sentencia definitiva dictada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que tiene su residencia dentro del - 5 - D.A.-533/2015. ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Existencia del acto. Se acredita con el expediente del juicio de nulidad **********, que remitió el magistrado presidente de la sala responsable con su informe justificado. TERCERO. Oportunidad. La demanda de amparo es oportuna, pues la notificación de la sentencia reclamada se realizó a la recurrente el seis de julio de dos mil quince y surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el siete siguiente, por lo que el plazo para su presentación corrió del ocho de julio al catorce de agosto de dos mil quince, sin tomar en cuenta, por ser inhábiles, los días once, doce, del quince al treinta y uno de julio (primer periodo vacacional de la sala responsable), así como uno, dos, ocho y nueve de agosto, todos del año próximo pasado. Por tanto, es oportuna la demanda de amparo, pues se efectuó por conducto de la responsable el catorce de agosto de dos mil quince, de conformidad con los artículos 17, 18, 19 y 22 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se precisa en el cuadro siguiente: NOTIFICACI ÓN SURTE EFECTOS PLAZO DÍAS INHÁBILES PRESENTACI ÓN DE LA DEMANDA 6-julio-2015 7-julio-2015 Del 8- julioal 14-agosto- 2015 11, 12, 15 al 31- julio (primer periodo vacacional de la responsable), 1, 2, 8 y 9-agosto- 2015 14-agosto- 2015 CUARTO. Legitimación. El juicio de amparo fue promovido por parte legítima, pues lo hizo valer ******************************, - 6 - D.A.-533/2015. apoderado de **********, tercera interesada en el juicio de nulidad **********, que se sigue ante la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, carácter que le fue reconocido en auto de doce de febrero de dos mil quince (foja 248). QUINTO. Sentencia y conceptos de violación. No se transcriben ya que no existe obligación de hacerlo ni se infringe disposición alguna de la Ley de Amparo, además de que los argumentos contenidos en aquélla y los motivos de inconformidad propuestos serán examinados en el momento de resolver el presente asunto; no obstante, para su consulta y certeza se anexa copia certificada de dicha sentencia en el expediente en que se actúa. Al respecto, se cita la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, que resolvió la contradicción de tesis 50/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio. El primero y segundo conceptos de violación examinados en su conjunto son fundados. En el primero de ellos, la quejosa aduce que la sentencia reclamada infringe el derecho fundamental de exacta aplicación de la - 7 - D.A.-533/2015. ley previsto en el artículo 14 constitucional, pues afirma que la sala responsable no aplicó correctamente la fracción XVI del artículo 90, en relación con los diversos 87 a 89, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, tampoco consideró los criterios y jurisprudencias aplicables al caso, emitidos por el Poder Judicial de la Federación, infringiendo los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, para resolver sobre la similitud en grado de confusión fonética entre sus marcas registradas y vigentes con el signo propuesto a registro por **********. Señala que la decisión de la juzgadora no sólo permite a **********, invadir los derechos de propiedad industrial de sus marcas, sino que lesiona al público consumidor al incurrir en error o confusión ente marcas claramente semejantes. Que la sala responsable con su fallo desconoce que en términos del artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial, tiene el derecho de uso exclusivo de las marcas registradas y vigentes "**********(y diseño)", "********************" y "**********", que amparan productos previstos en la clase 09 internacional. Que para evitar la coexistencia de marcas, el numeral 90, fracción XVI, de la ley de la materia, prevé la prohibición de registrar marcas que: (i) sean iguales o similares en grado de confusión y (ii) que amparen los mismos o similares productos y/o servicios. En cuanto al primer elemento (i), señala que la sala responsable determinó que las marcas registradas y vigentes "**********(y diseño)", "********************" y "**********", así como el signo cuyo registró se solicitó "**********", protegen productos - 8 - D.A.-533/2015. coincidentes en la clase 09 internacional, a saber: aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos. Respecto al segundo elemento (ii), alega que la juzgadora realizó una interpretación indebida de la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial e indebida aplicación de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, ya que fue deficiente el análisis de similitud fonética en grado de confusión que realizó de la marca solicitada "**********", con las previamente registradas y vigentes "**********(y diseño)", "********************" y "**********", conforme lo expuesto en la tesis de rubro: "MARCAS. SIMILITUD FONÉTICA EN GRADO DE CONFUSIÓN. DEBE ATENDERSE AL ELEMENTO DOMINANTE." A decir de la quejosa, la sala para concluir que no existía confusión entre sus marcas y el signo a registrar, debió examinar: a) si las marcas deben valorarse conforme a sus semejanzas y no a sus diferencias; b) la comparación debe hacerse sobre la totalidad de sus elementos (considerándolos en conjunto); c) la imposición debe apreciarse por imposición, lo que en un primer golpe de vista o sonido producen en el consumidor promedio y no en los detalles descontextualizados, pues no es a partir de ellos que se da el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe; y d) la similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla un consumidor promedio y que presta la atención común y ordinaria. - 9 - D.A.-533/2015. Que para apoyar sus razonamientos invocó ante la sala responsable la jurisprudencia de título: "MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN." Señala que sus marcas y el signo a registro comparten el elemento "**********", lo que hace que su pronunciación sea similar, de ahí que conforme a los criterios invocados, exista una semejanza en grado de confusión fonética; sin embargo, la sala concluyó indebidamente que no existía tal confusión porque "no coinciden sus elementos de composición ortográfica y fonética." La quejosa aduce que fue deficiente el análisis que realizó la sala de sus marcas "**********(y diseño)", "********************" y "**********" y el registro marcario a registro "**********", pues sólo apreció la secuencia de vocales, su longitud y cantidad, lo que es insuficiente para determinar que no existe similitud fonética en grado de confusión, pues no aplicó los criterios emitidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación para emitir una decisión completa. En suma, la agraviada manifiesta que la sala en su fallo (i) sólo atendió a las diferencias entre las marca propuesta a registro y las marcas "**********", en lugar de analizarlas conforme a sus semejanzas; (ii) comparó a una y otras marcas sin analizarlas de forma alternativa (por imposición); y (iii) no consideró que al tratarse de productos coincidentes a ser amparados en clase 09 internacional, el público consumidor promedio fácilmente podría incurrir en error o confusión por encontrarse con marcas similares. - 10 - D.A.-533/2015. Que la sala responsable en vez de proteger derechos previos a las marcas registradas, como lo prevé el artículo 87 de la ley de la materia, otorgó a ********** un beneficio, pues declaró la nulidad de la negativa de registro "**********", por el simple hecho de añadir o agregar a su marca el elemento "**********", lo que es incorrecto, pues desconoce los derechos exclusivos que ********** tiene sobre las marcas "**********", generando que sus marcas pierdan distinción en el mercado; incluso, considera errónea la decisión de la sala porque sería tanto como permitir a terceros puedan usar la marca "**********", agregado otros elementos, por ejemplo: "**********", "**********", etc., lo que no es posible. Por lo que afirma que la sola inclusión del elemento "**********" al signo a registrar, no lo hace suficientemente distintivo para coexistir con sus marcas registradas y vigentes en el mercado nacional, por tanto, señala que se actualizaron los supuestos que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. Incluso, afirma que en una primera ocasión **********, pretendió registrar el signo "**********", pero el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial negó dicho registro; decisión que fue confirmada por la sala responsable al fallar el diverso juicio de nulidad **********, por considerar que existía similitud fonética con las marcas "**********(y diseño)", "********************" y "**********", situación que ahora no consideró la juzgadora en la sentencia reclamada. En el segundo concepto de violación, la agraviada manifiesta que la sentencia reclamada infringe el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, pues afirma que - 11 - D.A.-533/2015. la sala responsable no realizó un análisis integral de las constancias del juicio de origen en relación con las hipótesis que prevé el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. Aduce que la responsable no realizó un escrutinio minucioso y menos una argumentación lógica y jurídica que resolviera conforme a derecho la prohibición que prevé la porción normativa en estudio, ni consideró lo dispuesto en el numeral 87 de la ley de la materia, sobre todo porque no consideró que la imitación de una marca se genera cuando la misma se reproduce íntegramente o se agregan uno o más elementos con la finalidad de subsanar dicha imitación. Al respecto, invoca la tesis de rubro: "USO DE MARCA. LA SUPRESIÓN EN EL TRÁFICO COMERCIAL DE AQUELLOS ELEMENTOS QUE SE ADICIONAN A LA PREVIAMENTE INSCRITA, A EFECTO DE OBTENER EL REGISTRO DE UNA DERIVADA, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN QUE ALTERA EL CARÁCTER DISTINTIVO DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL." Los conceptos de violación son fundados, por los motivos siguientes: En principio, es de considerarse que marca es el signo que distingue una mercancía, lo cual permitirá que el público consumidor compre la que quiera. - 12 - D.A.-533/2015. Al respecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia, visible en la página cincuenta y dos, de la Sexta Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y cinco, ha sustentado el siguiente criterio, el cual comparte este órgano jurisdiccional, referente a las características de una marca. "MARCA, CARACTERÍSTICAS DE LA.- La marca ha de ser el signo individualizador de las mercancías; es menester que sea distinta de toda otra marca; que sea especial, lo que significa que su naturaleza debe ser tal, que no se confunda con otra registrada con anterioridad denominada antecedente, y pueda ser reconocida fácilmente." Por su parte, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial define a la marca de la siguiente manera: "Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado." De acuerdo con esta disposición, la marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En ese sentido, el signo marcario es el vehículo que utilizan las empresas para capturar y dominar los mercados, y - 13 - D.A.-533/2015. desempeña un papel primordial en la comercialización de las mercancías y servicios, sobre todo en la actualidad, puesto que vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Dentro de las principales funciones que pueden atribuirse a un signo marcario, de acuerdo a la doctrina son: a) Distinción; b) Protección; c) Garantía de calidad; y, d) Propaganda. La función de distinción deriva de la esencia de la marca, por cuanto que su objeto está destinado a distinguir un producto de otro del propio género. De acuerdo con tal función es el producto considerado en sí mismo a lo que el consumidor dirige normalmente su atención. - 14 - D.A.-533/2015. La función de protección de la marca tiende a identificar a su titular frente a sus presuntos concurrentes, protegiendo simultáneamente al público consumidor de los usurpadores, dado que es en virtud de la marca que el comprador reclama el producto. La función de garantía de calidad, radica como su nombre lo indica en la calidad del producto y esto es lo que intrínsecamente lo califica, pues lo que el comprador busca al adquirir un producto es una calidad determinada, con independencia de la empresa que lo fabrica, cuyo conocimiento es algo secundario para el consumidor. Finalmente, la función de propaganda constituye un reclamo del producto, es decir, la marca es el único nexo que existe entre el consumidor del producto o el servicio y su titular, y es a través de ella que su titular, recogerá los beneficios o no, de su aceptación por parte del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha de pedir y es lo que su titular tratará que pida, y para ello la buena calidad del producto o servicio debe ir acompañada de una publicidad adecuada, dado que serían vanos los esfuerzos para lograr la mejor calidad si el producto o servicio es desconocido. Ahora, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad correspondiente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial. - 15 - D.A.-533/2015. Además, en los artículos 89 y 90 de dicho ordenamiento legal se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar su no registro. En el presente caso y para efectos de la confundibilidad, es necesario tener en cuenta lo que señala el artículo 90, fracción XVI, de la invocada ley, que dice: "Artículo 90.- No serán registrables como marcas: […] XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares […]" Del anterior precepto se puede advertir que no pueden ser registradas como marcas aquellas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Así, uno de los objetivos de la citada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles. - 16 - D.A.-533/2015. En orden de ideas y, de acuerdo con lo antes expuesto, para que cualquier signo pueda constituir una marca, es necesario que reúna dos requisitos: a) Que tenga una eficacia distintiva y b) Que sea jurídicamente tutelable como marca. El primero de estos requisitos surge de la propia conceptuación y funciones de la marca a registrar, ya que el signo marcario está destinado a identificar un producto o un servicio entre los productos y servicios de la misma especie o clase ofrecidos por los competidores. La demanda de un producto o servicio es posible mediante la fuerza distintiva que tiene la marca; de ahí, la capacidad que tienen los consumidores de poder realizar directamente con cuidado sus propias elecciones y adquirir el producto o servicio preferido, evitando toda confusión con otros similares; además permite al productor o prestador de servicios acudir al proceso de identificación en el resultado material de su trabajo. La Ley de la Propiedad Industrial expresamente se refiere a la eficacia distintiva, como un requisito indispensable de validez que debe reunir un signo para constituir una marca, al establecer en la fracción I del artículo 89, lo siguiente: "Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos: - 17 - D.A.-533/2015. I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse frente a los de su misma especie o clase; […]" Consecuentemente, la marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, además esa distinción debe ser objetiva o real, con el fin de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Para determinar la existencia de confusión o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil, pues no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indudablemente la confundibilidad en un cotejo marcario, esto es, no hay un test mecánico para apreciar el riesgo de confusión, ya que el mismo no puede ser examinado en abstracto sino en el caso concreto enjuiciado. La cuestión se hace más difícil porque lo que para unos es confundible para otros no lo será; es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado al engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) Fonética; b) Gráfica; y, - 18 - D.A.-533/2015. c) Conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. Al respecto, debe decirse que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión, particularmente cuando los productos se consumen también por pedido oral, es decir, a través de la comunicación entre el consumidor y el vendedor o productor, mediante el cual se va a solicitar el producto. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. - 19 - D.A.-533/2015. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas y terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en - 20 - D.A.-533/2015. pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Aunado a lo anterior, debe decirse que en el riesgo de confusión deben considerarse los siguientes aspectos: 1. La apreciación global. El riesgo de confusión por parte del público, debe apreciarse globalmente, es decir, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. - 21 - D.A.-533/2015. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede quedar compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate posee una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor promedio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. 2. La impresión global como imagen imperfecta. La circunstancia de que el consumidor promedio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria, posee una importancia determinante en la apreciación del riesgo de confusión. El test de apreciación global de las marcas en conflicto ha de aplicarse no poniendo una marca junto a la otra, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión general producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca anterior, pues el juzgador ha de colocarse en la posición del consumidor de atención media, quien en el curso de sus compras no tiene ambas marcas bajo los ojos. - 22 - D.A.-533/2015. El énfasis radica en el recuerdo del consumidor medio que retiene en su memoria normalmente una impresión general de las marcas, olvidando los detalles accesorios. La memoria es inconsciente pero inteligentemente selectiva, pues no puede recordar todos los detalles. 3. La noción del consumidor relevante. También debe tomarse en cuenta que el consumidor relevante es "el consumidor promedio de los productos o servicios de que se trate", considerado "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz". Esta definición del consumidor promedio o general sirve para los productos de consumo corriente; pero el consumidor relevante puede ser no un consumidor promedio, sino un consumidor especializado y profesional, cuando los productos no son de consumo corriente, sino que están destinados preferentemente a sectores industriales o profesionales cualificados, que, teniendo más información y conocimiento que el consumidor medio, serán capaces de tolerar mayores similitudes entre las marcas sin riesgo de confusión. Por otra parte, hay que tener en cuenta que, aunque el consumidor relevante sea el consumidor medio, "el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplada". - 23 - D.A.-533/2015. Por ello, a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata y, en particular, de su precio y de su alto carácter tecnológico, el grado de atención del público relevante, a la hora de la compra, es particularmente elevado. El consumidor relevante y sus conocimientos, particularmente los lingü.sticos, pueden variar también según el territorio en que está protegida la marca anterior. La percepción del público relevante debe ser tomada en cuenta no sólo para la apreciación global del riesgo de confusión, sino también para enjuiciar la similitud de las marcas en conflicto y de los respectivos productos y servicios por ser los factores esenciales de la apreciación global del riesgo de confusión. 4. La ponderación de los aspectos visual, auditiva y conceptual de los signos en conflicto. En la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia. Efectivamente, la importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe por tanto fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, - 24 - D.A.-533/2015. una similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. Por el contrario, si el producto de que se trate se vende sobre todo mediante la comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud auditiva de los signos. En ese sentido, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa igualmente de forma visual. 5. La similitud derivada de que el elemento dominante es común o similar en ambas marcas. Otro punto que debe tomarse en cuenta al estudiar el riesgo de confusión de marcas, es el relativo a la similitud como consecuencia de que el elemento dominante sea común o similar. En efecto, una marca compuesta puede considerarse similar a otra marca, si los elementos dominantes de ambas es idéntico o similar, esto es, si el elemento común constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por las marcas confrontadas. Tal es el caso, cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca - 25 - D.A.-533/2015. son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de la marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto; lo anterior, no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de los componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta. Sobre el mismo tema, debe considerarse que las indicaciones genéricas y descriptivas, aparte de no ser monopolizables1 , no son capaces de atraer la atención del consumidor medio que no 1 De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90, fracción II, de la Ley de Propiedad Industrial que establece la prohibición de registra como marca los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos. - 26 - D.A.-533/2015. se fija en ellas para distinguir los productos de una empresa de los de sus competidoras, precisamente por ser comunes a todos los del mismo género. Por el contrario, es la parte distintiva de las marcas comparadas, la que capta la atención del consumidor y es en la que éste se fija para discernir las marcas y a través de ellas los productos de una empresa de los de sus competidoras. Por tanto, el consumidor no será confundido por el hecho de que las marcas confrontadas tengan en común una parte no distintiva que no atrae su atención, a no ser que la parte distintiva (que por ser la distintiva es la dominante) de las marcas confrontadas sea también similar. Todo competidor tiene derecho al libre uso de las indicaciones genéricas y descriptivas para designar y describir sus productos o para usarlas como componentes no distintivos de sus marcas en el ejercicio de la libertad de comercio y de la libertad de información comercial, pero, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla. En ese sentido, los elementos genéricos o descriptivos, por regla general, no pueden considerarse como el tronco de una familia de marcas; sin embargo, puede suceder que un elemento descriptivo pueda ser percibido como un tronco común de una - 27 - D.A.-533/2015. posible serie de marcas, por lo que ello bastará para dar lugar a un riesgo de asociación. Lo anterior, permite considerar como excepción a la regla antes descrita, el hecho de que se puedan considerar similares las marcas en conflicto a pesar de ser descriptivo el elemento común a ambas, esto, claro está, si los restantes elementos no son suficientemente diferentes para evitar la confusión. Por lo que respecta a la similitud conceptual, es importante recordar que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla; sin embargo, ante varios elementos más o menos evocadores o descriptivos de los productos o servicios designados por una marca compleja, no cabe excluir que uno de estos elementos, aun siendo evocador o incluso descriptivo, se perciba, no obstante, como el elemento dominante, si los demás elementos del signo son aún menos característicos que éste. 6. Los términos descriptivos extranjeros. Por lo que se refiere a los términos extranjeros, conviene señalar que los mismos no se pueden considerar descriptivos si su significado es ignorado por el público relevante, aunque sean descriptivos en la lengua de otro país. 7. La relevancia de la parte inicial de las marcas. - 28 - D.A.-533/2015. Otro punto a considerar, es que el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras, es decir, la presencia de la misma raíz. 8. Las diferencias conceptuales neutralizantes. Aunado a todo lo anterior, también deben considerarse las diferencias conceptuales que separan a las marcas controvertidas, pues éstas pueden ser tales que neutralicen en gran medida las similitudes visuales y fonéticas que existan entre ellas. No obstante, esta neutralización requiere que al menos una de las marcas discutidas tenga un significado claro y determinado desde el punto de vista del público relevante, de manera que éste pueda percibirla inmediatamente, y que la otra marca no posea tal significado o que sea un significado completamente distinto. 9. Combinación de letras que no forman una palabra. Sobre el particular, se hace notar que no existen reglas específicas para los signos compuestos de una combinación de letras que no forme una palabra, por lo que si bien pueden pronunciarse letra por letra, también lo es que pueden pronunciarse como una palabra. Asimismo, debe decirse que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver tal cuestión tener en cuenta las siguientes reglas: - 29 - D.A.-533/2015. a) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. b) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias; c) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla un consumidor usual, o sea, el comprador promedio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior implica, en otros términos, que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como la observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso o detallista de signos marcarios. Sin que ello impida al juzgador que en el análisis que realice sobre la semejanza de las marcas no pueda observar de manera minuciosa sus detalles, a efecto de determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria. - 30 - D.A.-533/2015. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio comparte este órgano jurisdiccional, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 121-126 Sexta Parte, página: 285, que a la letra dice: "MARCAS, CONFUSIÓN ENTRE. REVISIÓN DEL ARBITRIO. Al examinar si dos marcas son o no, semejantes en grado de confusión, para los efectos del artículo 105, fracción XIV, de la Ley de la Propiedad Industrial, el Juez de amparo debe respetar el arbitrio de las autoridades administrativas competentes que resuelvan esas cuestiones, cuando no llega a convicción nítida y clara en contrario, o sea que en caso de encontrar opinable la cuestión, debe negar el amparo que se solicite contra el uso de aquel arbitrio." Asimismo, a efecto de ilustración se citan la jurisprudencia y tesis, cuyos criterios comparte este tribunal colegiado, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "MARCAS. ANÁLISIS DE SU POSIBLE CONFUSIÓN. Si bien este tribunal ha sostenido que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender no solo a un análisis minucioso, sino principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor el primer golpe de vista, o al ser pronunciadas rápidamente, ello no significa que quien deba juzgar sobre la semejanza de las marcas no - 31 - D.A.-533/2015. pueda fijarse minuciosamente en sus detalles, para determinar o aclarar el efecto que visual o fonéticamente puedan producir cuando se las lee u oye en forma ordinaria, sin poner atención muy cuidadosa. Pues la impresión subjetiva que las marcas produzcan de momento, puede ser objeto de un análisis cuidadoso, que no olvide que debe atenderse a la primera impresión que dichas marcas produzcan en el público." (Séptima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 151- 156 Sexta Parte, Página: 223, Jurisprudencia, Materia Administrativa). "MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. Para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, se debe atender principalmente al efecto que puedan producir en el público consumidor conjuntamente, es decir, al primer golpe de vista o al ser pronunciadas rápidamente, ya que si bien la autoridad administrativa, para calificar su registro puede realizar un análisis cuidadoso de sus elementos, no por ello debe olvidarse que lo realmente importante es la primera impresión y la confusión que dichas marcas produzcan en el público. En este sentido, es claro que, tratándose de cuestiones marcarias, es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, justificándose por ello, la - 32 - D.A.-533/2015. exigencia legal de que las marcas sean suficientemente distintas entre sí, de tal suerte que el consumidor no confunda una con otra." (Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, Página: 572, Tesis Aislada, Materia Administrativa). Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otras, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Se cita a manera de ilustración la tesis de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "MARCAS. SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN AUN CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS PERTENEZCAN A DISTINTAS CLASES O GÉNEROS. - 33 - D.A.-533/2015. Al ser una marca todo signo visible que permita distinguir productos o servicios de otros de su misma clase, cualquier agente económico, productor o comerciante, que participe en los mercados podrá utilizar alguna para identificar y distinguir sus productos o servicios, sin embargo, el derecho al uso exclusivo de una marca se obtiene, únicamente, a través del correspondiente registro ante las autoridades competentes. La marca deber ser suficientemente distintiva, original, para identificar y hacer distinguibles los productos o servicios, esto es, debe poseer una eficacia distintiva y además deberá ser jurídicamente tutelable como tal, es decir, una marca no obtendrá su registro si se advierte la posibilidad de confusión con otra u otras registradas con anterioridad y, por tanto, se pudiera inducir al error al público consumidor. Para determinar si una marca presenta similitud con otra, éstas deberán apreciarse de manera global, atendiendo a las semejanzas que presenten y tomando en consideración la primera impresión que, en su conjunto, proyecten sobre el consumidor. Este último dato, supone que el consumidor medio no realiza respecto del signo marcario un análisis profundo o sistemático para detectar las diferencias entre una y otra marca. Así pues, mediante el registro de una marca la autoridad está protegiendo al público consumidor, evitándole posibles errores respecto a la naturaleza y origen de los diversos productos que concurren en los mercados de - 34 - D.A.-533/2015. bienes y servicios. Esta protección supone que se evite, asimismo, cualquier posibilidad de confusión para el consumidor respecto de las marcas, asegurando la cabal identificación de los bienes o servicios que el particular desea adquirir o utilizar. Ahora bien, la similitud entre dos signos marcarios debe determinarse tomando en cuenta no sólo la clase en que están comprendidos los productos o servicios amparados por las marcas, sino que debe considerarse la finalidad, composición, lugar de venta del artículo, así como cualquier otra relación que permita presumir que una marca intenta aprovechar el prestigio de otra. La existencia de una marca registrada, notoria y con un prestigio reconocido ante el público consumidor, hace pensar que, al ser introducida al mercado una marca nueva, cuya similitud con la primera sea la suficiente como para sugerir una relación entre ambas, o bien que una corresponde o deriva de la otra, fácilmente provocaría el error y confusión entre los consumidores, mismos que podrían asumir que los productos o servicios amparados por las marcas en cuestión poseen la misma calidad o procedencia. Cuando del análisis de las marcas en conflicto se aprecia que existe un elemento relevante o característico en las mismas y, que los demás elementos constituyen únicamente un complemento del signo distintivo y original, pero no alcanzan a desvirtuar la semejanza derivada del elemento común, es evidente la posibilidad de confusión entre los signos marcarios ya que gráfica, conceptual o - 35 - D.A.-533/2015. fonéticamente darán la impresión de ser denominaciones similares, o que una es variante de la otra, aun cuando se refieran a productos o servicios diferentes. La semejanza en grado de confusión entre dos marcas hace imposible el cumplimiento de la función individualizadora de las mismas. El consumidor, al advertir una marca nueva similar a una ya existente y con cierta antigüedad, puede creer que se trata de una variante de esta última, aun cuando se tratara de diversos productos o servicios. Es pertinente aclarar que, si bien la interpretación respecto a la posibilidad de confusión por similitud entre los signos marcarios aun si amparan productos o servicios distintos, se ha desarrollado sobre los conceptos señalados en los artículos 105 fracción XIV y 106 de la anterior Ley de Propiedad Industrial, al corresponder éstos a lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, dicha interpretación continúa siendo vigente. La función distintiva de la marca posibilita a industriales y comerciantes conservar su crédito y orientar la elección de los consumidores, al tiempo que garantiza la procedencia y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. Negar el registro de marcas idénticas o parecidas, aun tratándose de productos o servicios diferentes, resulta apropiado considerado bajo una variante de la regla de competencia desleal. Es decir, si el nombre de una marca ha excedido los límites de su propio campo y se le asocia con una excelente calidad y - 36 - D.A.-533/2015. un prestigio singular, esta circunstancia no debe ser aprovechada por otros, ni debe permitirse el desconcierto y confusión entre el público consumidor, que pudiera asumir que los productos o servicios tienen la misma procedencia. La semejanza en los signos marcarios a la que alude la ley no debe circunscribirse a aquélla detectada respecto a determinados artículos clasificados en la misma especie o clase, sino que debe entenderse referida a toda similitud que induzca a error, sea por su finalidad, composición, lugar de venta, o por cualquier otra relación lógica existente entre las marcas." (Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, XV-I, Febrero de 1995, Página: 226, Tesis: I.3o.A.584 A, Tesis Aislada, Materia Administrativa). Expuesto lo anterior, se reproducen los motivos de la sala responsable por los que consideró que no se actualizaba la prohibición prevista en la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial para negar el registro marcario "**********" solicitado por **********, a saber: "[…] En este contexto, esta juzgadora considera que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, toda vez que no se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, en que fundó su determinación la demandada, que a la letra señala (se transcribe). - - - - 37 - D.A.-533/2015. El precepto antes transcrito establece que no son registrables como marcas, aquéllas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a otras en trámite de registro presentadas con anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios, exceptuándose de esto, aquéllas que siendo idénticas a otras ya registradas, su solicitud sea planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares; última situación que cabe hacer la precisión, en el caso no se actualiza. […] Ahora bien, es de señalarse que de la simple lectura a la resolución impugnada (fojas 16 a 21 de autos), misma a la que se otorga valor probatorio en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que la causa medular por la cual la demandada resolvió negar el registro de la marca **********, fue porque a su parecer, existe similitud fonética en grado de confusión con las marcas registradas **********, **********y **********, toda vez que la denominación del signo propuesto a registro **********, se pronuncia de modo similar que a los registros de marca **********, **********y **********, atendiendo a que la marca propuesta a registro, al conformarse por el término **********, es que resulta semejante a las marcas registradas **********, **********y **********, puesto que dichos términos resultan casi idénticos al pronunciarse, sin que el término ********** le de la distintividad suficiente a la marca propuesta a - 38 - D.A.-533/2015. registro. […] Precisado lo anterior, se procede al estudio de similitud fonética entre los signos en pugna, esto es, entre las marcas registradas **********, **********y ********** y la marca propuesta a registro **********, a fin de dilucidar si existe o no, el grado de confusión a que alude la autoridad y el tercero interesado, y que niega la demandante. - - - Previamente debe decirse que ha sido criterio reiterado y sostenido por el Poder Judicial de la Federación y por este tribunal, que en materia de confusión de marcas, el estudio que se deba realizar entre dos marcas en pugna, debe hacerse en forma conjunta, tomando en cuenta principalmente las semejanzas, viendo alternativamente las marcas, tomando en consideración los elementos principales o esenciales y, suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona, de mediana inteligencia, por lo que deberá atenderse a la primera impresión, al efecto que pueda producir en el público consumidor al primer golpe de vista o al ser oídas cuando son pronunciadas rápidamente. […] Bajo ese contexto, esta juzgadora considera que entre las marcas registradas **********, **********y **********y la marca propuesta a registro **********, no existe similitud fonética en grado de confusión, ello es así, pues acorde a su pronunciación (elementos nominativos), prevalecen las siguientes: (se transcriben). - - - De lo anterior se advierte que fonéticamente no existe similitud de marcas, porque no coinciden sus - 39 - D.A.-533/2015. elementos de composición ortográfica y fonética, ya que difieren en el número de golpes, sílabas, longitud de letras, vocales y consonantes; y si bien fonéticamente resulta coincidente la palabra "**********" lo cierto es que esto no es suficiente para concluir que existe similitud fonética en grado de confusión con la marca registrada, habida cuenta que la marca solicitada incluye otros elementos importantes de mayor relevancia que le otorgan distintividad suficiente para desvirtuar la semejanza que pudiera generar el elemento común **********, como lo es el elemento **********. - - - Efectivamente, el hecho de que los signos en pugna, compartan fonéticamente la palabra "**********", no es suficiente para concluir que se actualiza la similitud fonética en grado de confusión, porque del pronunciamiento que se haga de dichas denominaciones, de manera conjunta y alternada, tal como lo disponen las interpretaciones jurisdiccionales, se advierte que las marcas en pugna, evocan sonidos diferentes, habida cuenta que la marca solicitada **********, cuenta con otros elementos fonéticos distintos, que pronunciados en su conjunto, hacen que la denominación fonéticamente se haga diferente, lo cual provoca que las marcas en pugna presenten una pronunciación auditivamente distinta al conjunto de la denominación de la marca registrada. […] Es este aspecto, no es óbice a lo anterior lo señalado por la autoridad y el tercero interesado, en el - 40 - D.A.-533/2015. sentido de que el elemento ********** que acompaña a la marca solicitada no puede generarle una diferencia fonética a la marca en su conjunto **********respecto de las marcas citadas como anterioridad oponibles **********, **********y **********, ya que de la apreciación conjunta de todos los elementos fonéticos de las marcas en pugna, esta juzgadora advierte que éstas adquieren evocaciones fonéticas distintas y ello hace que en la especie no se actualice la similitud fonética a que alude la autoridad y el tercero. - - - En efecto, tal y como los señala la actora, el que haya agregado el elemento "**********" a la marca propuesta a registro, hace que este se convierta en relevante dado la notoriedad por sí misma de la marca "**********", por lo que le otorga suficientes elementos distintivos o diferenciales a la denominación que se pretende registrar, lo cual permite establecer que con una y otra marca no se producirá confusión en el público consumidor, pues éste fácilmente podrá advertir que las marcas en cuestión pertenecen a distintos titulares, ya que la marca ********** al ser una marca conocida por el público consumidor de productos de la clase 09 Internacional, tal y como señala la actora, por el hecho de contar con distintos registros de marca en dicha clase, genera que el público consumidor la asocie con el titular de esta, a saber, **********. - - - Lo anterior fue corroborado por esta autoridad, como se observa de la siguiente información obtenida en diversas - 41 - D.A.-533/2015. páginas de internet, lo cual se hace con fundamento en los artículos 41 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, 79 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria: (se reproduce). - - - De la anterior información, se desprende que al ingresar la palabra ********** en diversos buscadores de internet, inmediatamente se desprenden páginas relacionas con la parte actora, a saber **********, por lo que resulta un hecho notorio para esta sala, que dicha palabra ha adquirido reconocimiento dentro del público consumidor de productos de la clase 09 internacional, como lo son computadoras y dispositivos electrónicos digitales portátiles, entre otros, por lo que dicha palabra resulta el elemento relevante dentro de la marca propuesta a registro **********. […] En ese orden, se arriba a la conclusión de que las marcas en pugna no son semejantes en grado de confusión, porque, aun cuando comparten características comunes como son el concepto "**********", también lo es que la marca a registrar cuenta con elementos que las distinguen a una de la otra, entre los que destaca el elemento diferenciador "**********" y sobre tal premisa, es fácil concluir que en la especie no se actualizan los supuestos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, pues las marcas en conflicto no son semejantes en grado de confusión, por lo que puede permitirse el registro de la marca de la actora, pues no generaría confusión - 42 - D.A.-533/2015. en los consumidores. […] En tal virtud los signos en comento COMPRENDENEN COMÚN APARATOS PARA LA GRABACIÓN, TRANSMISIÓN O REPRODUCCIÓN DE SONIDO; resultando suficiente esta identidad de productos para que se actualice la invasión de derechos. - - - No obstante lo anterior, toda vez que no se actualizó la similitud fonética hecha valer por la autoridad demandada de las marcas en pugna, no es dable que se genere la confusión marcaria, pues debe recordarse que para que tal supuesto se configure, debe existir similitud o identidad entre las marcas, en cualquiera de sus aspectos (fonética, gráfica o conceptual), además de que éstas sean aplicadas a los mismos o similares productos o servicios, tal como se analizó anteriormente; siendo que la similitud fonética que hizo valer la autoridad en su resolución ha quedado desvirtuada por el estudio efectuado por esta juzgadora, por lo que se colige que las denominaciones en cuestión, aunque se aplican a productos coincidentes, pueden convivir armónicamente en el comercio. - - - En la especie contrario a lo aseverado por la autoridad demandada, la marca propuesta no retoma la mayor parte de los componentes de las marcas registradas, puesto que las semejanzas que contienen no permiten que exista confusión fonética, pues si bien una marca no sólo es imitada al reproducirla en su totalidad, sino que también ocurre al agregar o suprimir otros elementos, pero en la especie la marca propuesta está integrada - 43 - D.A.-533/2015. por dos elementos ********** que modifican su aspecto general de manera tal que no pueden ser asociadas las marca en pugna, dado que la denominación **********con contar con **********, elemento relevante, impide la similitud analizada en su conjunto con las marcas registradas y vigentes citadas como oponibles. - - - En consecuencia, atendiendo a los argumentos de la actora, se consideran sustancialmente fundados y suficientes para declarar la nulidad de la resolución impugnada y que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial otorgue el registro marcario solicitado, ya que del estudio conjunto y alternado de las marcas en pugna, se advierte que no se actualiza lo dispuesto por el numeral 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que el signo nominativo **********contiene el elemento diferenciador **********que la hace distintiva frente a las citadas como anterioridades, sin que la palabra SIRI pueda generar confusión; siendo claro que ambas marcas pueden coexistir en el comercio. […]" Como se observa de la reproducción efectuada, asiste razón a la quejosa, ya que la sala responsable no examinó de manera completa el registro marcario "**********", en relación con las marcas previamente registradas "**********(y diseño)", "********************" y "**********", que amparan productos previstos en la clase 09 internacional. - 44 - D.A.-533/2015. Ello es así, porque la juzgadora para considerar que el signo marcario "**********", no era semejante en grado de confusión fonética con las marcas previamente registradas "**********(y diseño)", "********************" y "**********", si bien enunció que el análisis de aquél debería hacerse de manera conjunta y tomando en cuenta las semejanzas, observando alternativamente las marcas y considerando los elementos principales o esenciales, lo cierto es que únicamente examinó la pronunciación de las palabras que compone ese signo marcario con las marcas existentes, y concluyó que no existe similitud fonética en grado de confusión, pues acorde a su pronunciación (elementos normativos), no coinciden sus elementos de composición ortográfica y fonética porque difieren en el número de golpes, sílabas, longitud de letras y consonantes; y si bien resultaba coincidente la palabra "**********", no era suficiente para que existiera similitud fonética en grado de confusión con las marcas registradas, pues el signo marcario incluía la palabra "**********", que le otorgaba distintividad y era suficiente para desvirtuar cualquier semejanza que pudiera generar el elemento común "**********". Así, la juzgadora sentenció que la pronunciación del signo marcario "******************************", de manera conjunta y alternada, evocaban sonidos diferentes. En cuanto a la palabra "**********" la juzgadora determinó que era notoria y relevante, suficiente de dar distintividad, por lo que no generaría confusión en el público consumidor, máxime que "**********" es una marca conocida por los consumidores de productos en la clase 09 internacional, incluso, porque **********., contaba con distintos registros de marca en esa clase de - 45 - D.A.-533/2015. productos, por lo que había una asociación entre éstos y el signo marcario solicitado. Por ende, se tiene que la sala responsable no examinó íntegramente el signo marcario con las marcas registradas y vigentes para determinar si existía o no semejanza en grado de confusión, en sus aspectos: fonético, gráfico y conceptual o ideológico; tampoco examinó los elementos integrantes conforme a su apreciación global, la impresión global como imagen imperfecta, la noción del consumidor relevante, la ponderación de los aspectos visual, auditiva y conceptual de los signos en conflicto, la similitud derivada de que el elemento dominante es común o similar en ambas marcas, los términos descriptivos extranjeros, la relevancia de la parte inicial de las marcas, las diferencias conceptuales neutralizantes, la combinación de letras que no forman una palabra y demás aspectos a los que hace alusión la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación, en relación con el registro marcario. Sobre todo porque el registro marcario solicitado y las marcas registradas amparan productos en la clase 09 internacional, de ahí que es importante conocer plenamente si existe semejanza en grado de confusión de los productos y servicios que ofrecen para el público consumidor nacional. En consecuencia, es jurídicamente incorrecto que la sala haya declarado la nulidad del acto impugnado en el juicio de nulidad por no actualizarse los supuestos prohibitivos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, ya que fue limitado el análisis - 46 - D.A.-533/2015. que efectuó del signo marcario con las marcas registradas, pues se reitera, únicamente examinó la pronunciación de las palabras a través de las sílabas, golpes de voz, vocales y consonantes que las conforman, sin mayor análisis de los demás aspectos que definen y protegen a las marcas que prevé la legislación aplicable y los criterios que ha emitido el Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, si la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró la nulidad de la resolución impugnada en el juicio natural, entre otros motivos, porque dijo no existía similitud fonética en grado de confusión del signo marcario propuesto, con las marcas preexistentes, es por lo que asiste razón a la agraviada, cuando afirma que la sala responsable analizó indebidamente las marcas en conflicto, de ahí que la conclusión adoptada por la responsable no es ajustada a derecho, respecto a la nulidad del acto impugnado en el juicio de nulidad. Por tanto, procede otorgar el amparo solicitado para que la sala responsable deje sin efecto la sentencia reclamada y en su lugar emita una nueva determinación con plenitud de jurisdicción, en la que analice en forma congruente y exhaustiva la litis que le fue planteada conforme a lo aquí expuesto, es decir, examine el signo marcario propuesto y las marcas preexistentes conforme a lo precisado en el último párrafo de la foja 45 de esta ejecutoria. En consecuencia, resulta innecesario el estudio del último concepto de violación, pues en nada variaría el sentido de esta sentencia. Al caso, se cita la jurisprudencia 107 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la - 47 - D.A.-533/2015. página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." Por los motivos expuestos, no es válido pronunciarse sobre los alegatos presentados por la autoridad demandada y la actora en el juicio de origen en su carácter de terceros interesados en este juicio constitucional, ya que tienden a controvertir el fondo del asunto; sin embargo, en esta ejecutoria se determinó que la sala responsable no realizó un análisis completo de litis, de ahí que no es oportuno el análisis de las manifestaciones presentadas hasta que la sala se ocupe del estudio de fondo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 a 77 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **********, contra la sentencia pronunciada el veintitrés de junio de dos mil quince, por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad - 48 - D.A.-533/2015. **********************************************************************, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria. NOTIFÍQUESE; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos al lugar de origen, y en su oportunidad, archívese el toca; regístrese la ejecutoria en términos del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, REQUIÉRASE a la sala responsable para que dentro del plazo de tres días hábiles, computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este requerimiento, cumpla con la ejecutoria que se le notifica y REMITA A ESTE TRIBUNAL, COPIA CERTIFICADA POR DUPLICADO de las constancias que demuestren dicho cumplimiento, BAJO APERCIBIMIENTO de que en caso de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá a cada uno de sus integrantes una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 192, 238, 258 y Tercero Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que integran los Magistrados, Presidente Francisco García Sandoval, - 49 - D.A.-533/2015. Alejandro Sergio González Bernabé y Ricardo Olvera García. Fue ponente el segundo de los nombrados. Firman los Magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional con el Secretario de Tribunal que autoriza y da fe. MAGISTRADO PRESIDENTE: (FIRMADO) FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL. MAGISTRADO PONENTE: (FIRMADO) ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ. MAGISTRADO: (FIRMADO) RICARDO OLVERA GARCÍA. SECRETARIO DE TRIBUNAL: (FIRMADO) VALENTÍN OMAR GONZÁLEZ MÉNDEZ. - 50 - D.A.-533/2015. Se hace constar que esta hoja pertenece a la resolución pronunciada en el juicio de amparo D.A.-533/2015, visto en sesión de diecisiete de marzo de dos mil dieciséis. VOGM/JAG El licenciado(a) Valentin Omar Gonzalez Mendez, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado. Conste.